Geschützte Markennamen dürfen für die Bewerbung der
eigenen Dienstleistungen verwendet werden, sofern eine Information
darüber auf andere Weise dem Verbraucher nicht übermittelt werden kann.
Dieses stellt dann eine erlaubte Nennung und keine verbotene
markenmäßige Markennutzung eines geschützten Markenamens dar. Das hat
der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil vom 06.02.2013 (Az: I ZR
67/12) klargestellt. Des Weiteren gilt: Die Benutzung eines geschützten
Markennamens für die Werbung der eigenen Dienstleistung ist dann
rechtmäßig, wenn der angesprochene Verbraucher von sich aus erkennt,
dass die beworbene Dienstleistung nicht vom Markeninhaber selbst,
sondern von einer dritten Partei angeboten wird. Für den
Identitätsschutz eines Markennamens kommt es nicht auf den
Bekanntheitsgrad einer Marke an.
Zum Fall
Der Fall
ist schnell erklärt. Die Klägerin (X) hatte eine musikunterstützte
Therapieform für Schlaganfallpatienten entwickelt, die den Folgen einer
chronischen Sprachstörung entgegenwirken dienlich sein soll. Hierfür
behandelt sie ihre Patienten persönlich und gibt das von ihr entwickelte
Konzept in kostenpflichtigen Seminaren an ein interessiertes
Fachpublikum weiter. Ihr Therapiekonzept hatte sie sich unter der
Wortmarke „SIPARI“ (steht für: „Singen über Intonation zur Prosodie
unter Berücksichtigung psychologischer Atmung plus Rhythmusübungen und
Improvisation) schützen lassen.
Die Beklagte bewarb im Internet
ein von ihr angebotenes Therapieverfahren für die gleiche Zielgruppe mit
dem Hinweis „SIPARI-Methode nach X“, bei X handelt es sich um die
Klägerin. Sie hatte jedoch kein Seminar bei der X besucht, um das
Verfahren zu erlernen. Hiergegen wandte sich die X mit einer
Unterlassungsklage an das LG Bochum, die Beklagte zu verurteilen, die
soeben dargestellte Art der Nutzung des Markennamens „SIPARI“ zu
unterlassen. Die Klägerin argumentierte, dass die Beklagte durch die
ungenehmigte Verwendung“ ungerechtfertigt in ihre geschützten
Markenrechte gem. §§ 4, 14 MarkenG eingegriffen habe. Die Beklagte habe
ihren geschützten Markennamen „SIPARI“ markenmäßig benutzt, um so Kunden
für ihre angebotene Therapieleistung zu werben.
Der rechtliche Rahmen
Der
Markenschutz gewährleistet dem Inhaber eines eingetragenen Markennamens
ein ausschließliches Nutzungsrecht an diesem und stellt ihm auch
Abwehrrechte gegen eine unberechtigte Benutzung durch Dritte zur
Verfügung. Eine der Hauptfunktion des Markenschutzes ist es, den
Verbraucher auf die Herkunft der durch die gekennzeichneten Ware oder
Dienstleistung hinzuweisen, die sog. Herkunftsfunktion.
Eine Verletzung dieser Herkunftsfunktion einer Marke ist nach der Rechtsprechung dann gegeben, wenn aus der Art der Benutzung des Markenamens durch Dritte für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer entweder gar nicht oder nur schwerlich zu erkennen ist, ob die beworbene Ware oder Dienstleistung vom Markeninhaber selbst, einem mit ihm wirtschaftlich verbunden Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammt, vgl. EuGH GRUR 2010, 445 Tz. 83 und 84- Google France und Google; EuGH GRUR 2010, 841, Tz. 34- Portakabin/Primakabin; EuGH GRUR 2011, 1124, Tz. 44 – Interflora.
"§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch (Auszug der entscheidungsrelevanten Passagen)
„(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
Die Entscheidung des Gerichts
Das
Gericht urteilte in diesem Revisionsfall des OLG Hamm zugunsten der
beklagten Partei. Es befand, dass aus dem Hinweis „SIPARI nach X“
letztlich hinreichend deutlich werden, dass die X nicht selbst die
Anbieterin der angebotenen Dienstleistung sei. Der Verbraucher werde
somit weder über die Herkunft der Dienstleistung, noch über die
dienstleistungserbringende Person getäuscht.
Sofern ein Zeichen
in der Werbung lediglich als Hinweis auf eine angebotene Dienstleistung
verwendet werde, fehle es an einer markenmäßigen Benutzung, wenn keine
sonstigen Funktionen einer geschützten Marke beeinträchtigt würden, vgl.
EuGH GRUR 2009, 756 Tz. 60 – Loréal/Belure, BGH GRUR 2011, 828, Tz. 21-
bananabay II. Als sonstige Funktionen einer Marke nannte das OLG Hamm
etwa die Werbe -und Investitionsfunktion einer Marke. Der EuGH hatte in
seinem Urteil vom 22.09.2011 (Az: C-323/09) entschieden, dass die
Investitionsfunktion einer Marke dann beeinträchtigt werde, wenn ein
Mitbewerber ein mit der geschützten Zeichens für die damit beschriebene
Ware oder Dienstleistung gleiches Zeichen benutzt und es dem
Markeninhaber damit wesentlich erschwert werde, seine eigene Marke
wirtschaftlich sinnvoll zu nutzten, um so die Verbraucher an das von ihm
angebotene Produkt zu binden. Sofern die geschützte Marke bereits eine
besondere Reputation beim Verbraucher genießt, werde die
Investitionsfunktion dann beeinträchtigt, wenn mit der Nutzung des
Markennamens durch Dritte tatsächliche Auswirkungen auf den Ruf
einhergehen.
Das OLG Hamm hatte in seiner Entscheidung diesen
erweiterten Funktionsschutz auf bekannte Markennamen beschränkt und
somit für den vorliegenden Fall aufgrund des fehlenden
Bekanntheitsgrades des Markennamens „SIPARI“ in der Öffentlichkeit
abgelehnt.
Der BGH allerdings schloss sich als
Rechtsmittelinstanz der tatbestandlichen Begrenzung der erweiterten
Schutzwirkung in Bezug auf den Bekanntheitsgrad eines Markennamens der
Rechtsansicht des OLG Hamm nicht an. Vielmehr verzichtete das
Höchstgericht ausdrücklich auf dieses. Damit erweiterte es den
Schutzbereich des erweiterten Funktionsschutzes einer Marke auf weniger
bekannte Markennamen und bleibt so seine Rechtsprechungslinie treu, vgl.
BGH, Beschluss vom 6. Februar, 2013, Az: I ZR 67/12. Eine tatsächliche
Beeinträchtigung der Marke „SIPARI“ lehnte der BGH für den vorliegenden
Fall dennoch, wie die Vorinstanz, ab.
Weiter urteilte das OLG
Hamm, dass es im vorliegenden Fall an einer markenmäßigen Benutzung
durch die Beklagte fehle und somit auch unter diesem Gesichtspunkt keine
Verletzung der Klägerin geben sei. Eine markenmäßige Benutzung sei
nämlich immer dann abzulehnen, wenn mit der Nennung eines geschützten
Markenamens lediglich auf eine Ware oder Dienstleistung hingewiesen
werde, um so für den Verbraucher erkennbar zu machen, worum es sich
überhaupt handelt, ohne dabei einen nicht notwendigen, überzogenen Bezug
zu einer konkreten Marke herzustellen. Diese Konstellation liegt nach
Ansicht OLG Hamm dann vor, wenn eine Dienstleistung erst von einem
Markeninhaber erfunden wird. In diesem Fall liegt keine Markenbenutzung,
sondern lediglich eine hinweisende Verwendung eines (Marken-) Zeichens
durch die dritte Person vor. Die Zulässigkeit der freien Benutzbarkeit
müsse schon deshalb erhalten bleiben, um dem unternehmerischen Verkehr
die Möglichkeiten zu erhalten, die der allgemeine Sprachgebrauch bietet.
Das Markenrecht dürfe den Sprachgebrauch nicht mehr als notwendig
einzuschränken. Nach Ansicht des LG Düsseldorf, auf dessen Entscheidung
sich das OLG Hamm in seiner Urteilsbegründung bezog, handelt es sich
insoweit um die bloße Nennung und eben nicht um den Gebrauch eines
Kennzeichens, vgl. LG Düsseldorf GRUR 2000, 334, 335, NJWE-WettbR 2000,
117.
Das OLG Hamm erkannte in einem obiter dictum, dass selbst
für den Fall, dass man im streitgegenständlichen Hinweis eine
markenmäßige Benutzung annehmen würde, die vorliegende Art der Benutzung
einer fremden Marke dennoch zulässig bleiben würde, sofern dies für
eine Kommunikation notwendig sei und es nicht gegen die guten Sitten
verstoße, vgl. § 23 NR. 3 MarkenG. Die Notwendigkeit der Nutzung eines
fremden Markenamens sei nach Rechtsansicht des OLG dann gegeben, wenn
die Information über den Zweck der Dienstleistung auf andere Weise nicht
sinnvoll übermittelt werden könne, vgl. BGH GRUR 2011, 1135, Tz. 20-
GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE. Dabei muss die Benutzung des fremden
Markenamens ein zweckdienliches Mittel sein, um den Verbraucher eine
verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der
Dienstleistung zu übermitteln.
Fazit
Das
Markenrecht bietet dem Inhaber durchaus starke Abwehrrechte gegen eine
unberechtigte Nutzung durch Dritte. Jedoch sind auch den im Markenrecht
normierten Abwehrrechten Grenzen gesetzt. Die Sinn einer Beschränkung
des Markenschutzes in manchen Konstellationen ergibt letztlich aus der
Notwendigkeit heraus, dass bestimmte Informationen über Waren oder
Dienstleistungen auf andere Art, als durch die Nennung bestimmter
geschützter Kennzeichen gar nicht an die den Verbraucher weitergegeben
werden können und dies in Folge einem freien Wettbewerb hinderlich wäre.
Die Folge wäre eine Monopolisierung und damit der Entzug eines
Begriffs, der zur Beschreibung von Waren oder Dienstleistungen notwendig
ist. Hierbei ist es Aufgabe sowohl der Legislative als auch der
Judikative, sowohl die Zielsetzungen des Markenrechts, als auch
diejenigen des freien Wettbewerbs miteinander in Ausgleich zu bringen
und die größtmögliche Entfaltung beider Interessen sicherzustellen. Das
OLG Hamm erkannte durchaus die Problematik, nämlich dass sich die bloße
Nennung eines geschützten Markennamens für den Inhaber des Kennzeichens
faktisch als Markenrechtsverletzung auswirken kann.
Der Fall zeigt deutlich, dass für den Markenrechtsinhaber in bestimmten Konstellationen nicht die Möglichkeit besteht, seine Marke gegen einer Nennung durch Dritte zu sichern. Dieses ist nach Rechtsprechung der Fall, wenn es nicht um die Nutzung eines Markennamens, sondern um die bloße Nennung geht. Insbesondere, wenn mit der Nennung beim Verbraucher keine Herkunftserwartung einhergehen, ist die gerichtliche Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen nur wenig erfolgsversprechend.
Zur
Vermeidung des Prozesskostenrisikos empfiehlt sich bei der Beurteilung
der Erfolgsaussichten einer Unterlassungsklage in ähnlich gelagerten
Konstellationen eine kompetente juristische Beratung.